Magistrate Judge Figueredo „beleuchtet“ die Ermittlungsstandards für potenzielle nicht verletzende Alternativen

Am 22. August 2022 gab Magistrate Judge Valerie Figueredo (S.D.N.Y) einem Antrag des Solartracker-Herstellers FCX Solar, LLC („FCX“) statt, die Vorlage von Dokumenten im Zusammenhang mit der Entwicklung von a Solar-Tracking-Produkt der „nächsten Generation“. Siehe FCX Solar LLC gegen FTC Solar Inc., Nr. 1:21-CV-03556, 2022 BL 293064 (S.D.N.Y., 22. August 2022). Solardämpfer, Lithiumbatterie, Solar-Tracker-Aktuator, Solar-Tracking-Controller, Schneckengetriebe der NMRV-Serie, Planetengetriebemotor, Solarpumpe

„Solartracker“-Systeme drehen Sonnenkollektoren, um die Sonne zu verfolgen und so effizienter Strom zu erzeugen. FTC stellt zwei Arten von Solar-Tracker-Systemen her, von denen FCX ​​behauptet, dass sie sein '782-Patent verletzen. FCX suchte nach Erkenntnissen zum Design, zur Entwicklung, Herstellung und Produktion dieser Systeme sowie zu einem System der „nächsten Generation“, das von FTC entwickelt, aber nicht der Verletzung beschuldigt wurde. FTC weigerte sich, Erkenntnisse über das Design der nächsten Generation bereitzustellen, und behauptete, dass diese Erkenntnisse für die Behauptungen von FCX ​​nicht relevant seien. Solardämpfer, Lithiumbatterie, Solar-Tracker-Aktuator, Solar-Tracking-Controller, Schneckengetriebe der NMRV-Serie, Planetengetriebemotor, Solarpumpe

FCX bewegte sich, um die Vorlage von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Design der nächsten Generation von FTC zu erzwingen. Es argumentierte, dass die Dokumente aus drei Gründen relevant seien: (1) Sie informierten über die Schadensanalyse von FCX, insbesondere über die Analyse der Verfügbarkeit nicht verletzender Alternativen; (2) sie waren für den vorsätzlichen Verletzungsanspruch von FCX ​​relevant, weil sie zeigen konnten, dass das Design der nächsten Generation von FTC speziell um das Patent von FCX ​​herum „entworfen“ wurde; und (3) sie waren relevant für FCXs zustimmende Verteidigung des Nichtoffensichtlichseins. Solardämpfer, Lithiumbatterie, Solar-Tracker-Aktuator, Solar-Tracking-Controller, Schneckengetriebe der NMRV-Serie, Planetengetriebemotor, Solarpumpe

Magistrate Judge Figueredo stimmte allen drei Argumenten von FCX ​​zu und stellte fest, dass FCX „einen detaillierten Nachweis erbracht hat, warum die gesuchten Informationen für seinen Fall relevant sind, und der Beklagte nicht argumentiert hat, dass die gesuchte Entdeckung kumulativ oder belastend ist“. Op. bei 3. Richter Figueredo stellte zunächst fest, dass Dokumente im Zusammenhang mit dem Design der nächsten Generation für die Schadensanalyse von FCX ​​relevant waren, da das Vorhandensein eines nicht verletzenden Alternativprodukts die angemessene Lizenzgebühr beeinträchtigen könnte, die FCX in einer hypothetischen Verhandlung zuerkannt wurde. Op. bei 4-7. Sie wies das Argument von FTC zurück, dass die Existenz einer nicht verletzenden Alternative nur der Verteidigung von FTC helfen könne und keine Relevanz für die Behauptungen von FCX ​​habe, und stellte fest, dass „wenn die Vermeidung einer Verletzung eine Herausforderung oder kostspielig wäre . . . das allein könnte eine größere angemessene Lizenzgebühr rechtfertigen.“ Op. bei 5.  Richter Figueredo war ähnlich nicht überzeugt von Fällen, in denen es heißt, dass nicht beschuldigte Produkte den beschuldigten Produkten „ziemlich ähnlich“ sein müssen, um eine Entdeckung zu rechtfertigen. In diesen Fällen, stellte sie fest, wurde versucht, nicht angeklagte Produkte zu entdecken, um zu untersuchen, ob das nicht angeklagte Produkt tatsächlich eine Rechtsverletzung darstellt, und nicht – wie hier – um die Schadensanalyse des Klägers zu unterstützen. Op. um 6.

Richter Figueredo stimmte auch mit FCX überein, dass die gesuchten Dokumente für die vorsätzliche Verletzungsklage von FCX ​​relevant sind, da in einem Schreiben des General Counsel von FTC festgestellt wurde, dass das System der nächsten Generation das Patent von FCX ​​„nicht verletzt“, da es keinen „Dämpferkolben“ enthält Häfen unterschiedlicher Größe.“ Op. bei 8. Schließlich stellte Richter Figueredo fest, dass die Designdokumente der nächsten Generation für sekundäre Erwägungen der Nicht-Offensichtlichkeit relevant waren, obwohl das Design entwickelt wurde, nachdem die Anmeldung von FCX ​​für das '782-Patent eingereicht worden war. Siehe Op. bei 9. Solardämpfer, Lithiumbatterie, Solar-Tracker-Aktuator, Solar-Tracking-Controller, Schneckengetriebe der NMRV-Serie, Planetengetriebemotor, Solarpumpe